多重項従属項が多重項従属項に従属しているPCT出願(国際特許出願)が、韓国に移行したときは、通常、「発明に進歩性なし」という拒絶理由通知に応答することと兼ねて、多重項の問題にも補正で対処すればよいと聞きましたが、アメリカの場合、請求項を整理しないと、出願手数料が単純計算で1億円くらいになる場合があります。

そのとき、アメリカへ移行するときどうすればよいのでしょうか。
PCT出願の段階で、請求項設定が既に間違っていたのでしょうか。
でもヨーロッパへも移行するし、その場合は、国際特許出願時に請求項をどうするのがベストでしょうか。ただし、従属関係はものすごくややっこしいので、韓国同様、後回しにしたいのですが、OKでしょうか。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:2006/10/14 10:33:17
  • 終了:2006/10/21 10:35:20

回答(3件)

id:czy00347 No.1

czy00347回答回数19ベストアンサー獲得回数12006/10/17 02:26:25

ポイント27pt

費用、手間、今後必要になる翻訳書類の量などを考えると、PCT出願に添付されるサーチレポートを見て、成立しそうな範囲で上位の請求項を残し、それに従属する下位の請求項を削除することによって、請求項の関係を整理する手続きを各国移行前に行うのがよいと思います。削除した下位の請求項は、特許実務の慣例に従って明細書にて開示されていると思うので、その後の審査で必要であれば復帰させることが出来ます。

請求項の整理を後回しにしたいとのことですが、各国段階移行後に行うのは、制度上は可能ですが、手間や現地代理人を介する必要があるといった面で得策ではないと思います。PCT段階で整理されることをオススメします(*1)。サーチレポートだけでは判断出来ない、あるいはすこしだけ時間が欲しいということであれば、予備審査請求という制度もあります。いずれにしろ、担当の弁理士さんにご相談ください。

(*1)例外として、指定国が少ない場合は、各国別に対応した方が有利な場合もあるかもしれません。しかしアメリカ用の費用を考えると、この段階で整理しておくのが現実的ということになるかと思います。

なお、ベストは何かということであれば、発明を掘り下げて理解・表現し、整理した請求項で出願することだと思います。

id:jackal3

有難うございます。よく分かりました。

(1)アメリカ移行前に日本語の段階で請求項整理(個数を少なく、従属の問題解決)

(2)翻訳依頼

(3)アメリカの代理人に「これでお願いします」という

(4)アメリカ国内移行、自動的に審査開始

でよいのでしょうか。

(1)の段階で、つまり国際段階で補正できるということでしょうか。「請求項の整理を後回しにしたい」の意味は、「PCT出願後にしたい」の意味でした。

アメリカ移行直前に(国際段階でいつでも?)補正できるのであれば、「19条補正」という補正期間限定の制度がなぜあるのかが分りません。

宜しくお願い致します。

2006/10/17 09:54:52
id:czy00347 No.2

czy00347回答回数19ベストアンサー獲得回数12006/10/17 23:29:02

ポイント27pt

再回答です。各国移行前=PCT段階=19条補正(予備審査請求をする場合は34条補正も)です。同じことを複数の単語で表現してしまい、紛らわしかったですね。すみません。

19条補正は、サーチレポートの結果を見て出願人が請求の範囲を再考するために設けられた制度です。各国毎に異なる制度に対応するための時間稼ぎとしても使えます。うまく活用してください。実務については担当の弁理士さんと相談してくださいね。

id:jackal3

有難うございます。

「19条補正も34条補正もしたくない。ただ、アメリカ用の請求項は、アメリカ国内移行後又はアメリカ国内移行直前に、出願費用が嵩まないように整理したい。」

これができそうな気がするのですが(1回目の御回答でもこれができるように読めました)。

アメリカ代理人の費用は別にして、アメリカ特許商標庁に、出願費用1億円を払わなくてもよい方法があるような気がするのですが?

19条補正、34条補正をせずにその機会を逃したら、移行時に本当に1億円が必要になるのでしょうか。

しつこくて申し訳ないのですが、最初からの疑問はこれだったのです。できれば、お願い致します。

2006/10/18 11:45:29
id:czy00347 No.3

czy00347回答回数19ベストアンサー獲得回数12006/10/19 16:44:46

ポイント26pt

うーん。何故PCT段階での補正がしたくないのか分からないのですが。この段階の補正を行うにあたって、上位の請求項が有効で、明細書中に下位の概念も開示されていれば、その後の審査で不利益を蒙ることはないです(アメリカでも、その他の国でも)。

ご質問に正確に答えるにはアメリカ国内法を開いてみないとならないのでやりませんが、普通のPCT→アメリカ移行のケースでは無理じゃないかと。PCTでは補正の機会は限定されているし、アメリカ移行後の補正を行うには、一旦アメリカ特許庁に係属させる必要があり、その瞬間に費用が発生します。PCT出願を元にした優先権を主張してアメリカ直接出願を行う等のアクロバティックなやり方があるかもしれませんが、あったとしても、2件分の費用が発生するので、費用節約になるかどうかすら?

額が妥当かということでは、請求項が多い場合はそのくらいになることはあり得ます。

なお、アメリカだけを直接出願にして、その他の国をPCTルートで同時出願するとご希望のことが出来ますが、その場合は出願時点で請求項が整理されている必要があります。PCT制度で出願人としては相当メリットがある筈ですから、この制度に則って処理するのがよいんじゃないかと個人的には思います。

あとはPCT段階でどこまで削るかというバランス問題ですね。残したい請求項と費用のバランスです。大体、こういう問題が起こるのは出願時点で発明の本質をよく整理・表現出来ていないからなんですが。よく整理されていれば、上位だけ残して、あと各国制度対応分をちょっと残せば済む筈です。

id:jackal3

有難うございます。

このような出願をしてしまって、19条補正、34条補正の機会を逃したら、実質的にはアメリカ国内移行は諦めざるを得ないということですね。

2006/10/20 19:16:37
  • id:ipstrategy
    なにか、ひどく悩んでいるようですが、請求項の従属関係というのはきわめて些細な問題です。

    国際出願する時には、EPへの移行なども考慮して、日本同様にマルチディペンドを好きなようにしておけばよいです。

    アメリカ等の、マルチがかさなると方式違反であったり、高額費用がかかる国では、移行時またはその数ヵ月後くらいまでに、補正すればあっさり解決します。

    アメリカの場合は20個まで同一料金なので、
    基本的には、マルチディペンドにならないようにバラバラにして、20個を超えるようならば、優先順位をつけて納得いく数にまで減らせばよいのです。

    面倒だったら、現地の代理人に、「適切と思われる補正クレームセット案を提示してくれ」と指示すれば、案文を作ってくれます。

    尚、クレームの多数項従属の問題を解消することを唯一の目的として国際段階で19条/34条補正を行うことは全くナンセンスです。
  • id:ipstrategy
    続き、

    例えば、クレーム2はクレーム1を引用し、
    クレーム3はクレーム1と2を引用し、
    ・・・
    クレーム20はクレーム1から19を引用し、

    というように、先行するクレーム全てを引用すれば、計算上は、巨額になります。

    この場合、きわめて一般的には、
    クレーム2から19までは、すべて、「クレーム1だけを引用」する形にします。

    「どうしても、クレーム4と8と12の組み合わせを審査してほしい」とかいう特別な事情があれば、そのようなクレームを設けることも可能です。これはご予算に応じて。
  • id:jackal3
    ありがとうございます。
    一番良く分かりました。
    期間が過ぎていたので、ベストアンサー賞をあげられませんでしたが。

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